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STS Nº 1408/2026, DE 10 DE SEPTIEMBRE, ASUNTO MR. WONDERFUL VS ALE-HOP
INTRODUCCION
Tazas que sonríen, libretas con frases optimistas, colores pastel y una caligrafía redondeada. Pocas estéticas han sido tan reconocibles en el sector del regalo durante la última década como la que popularizó la marca Mr. Wonderful, y pocas han tenido tantos seguidores.
Ahora bien, cuando la marca encontró productos muy parecidos en las tiendas de su competidora Ale-Hop, a marca decidió acudir a los tribunales. Más de cinco años después, el conflicto ha llegado a su fin con el dictado de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, el cual ha entrado a abordar los límites de la libre imitabilidad.
De este modo, en su Sentencia nº 1408/2026, de 10 de septiembre, la Sala de lo Civil confirmó que Ale-Hop no incurrió en competencia desleal. En resumen, el tribunal reconoce que los diseños de Mr. Wonderful tienen personalidad propia y que hubo una aproximación a ellos, pero recuerda que en nuestro Derecho imitar es, como regla general, libre, y que solo deja de serlo cuando concurren circunstancias concretas que, en este caso, no se acreditaron.
Lo razonado por el Tribunal Supremo tiene interés para cualquier empresa que invierta en diseño o en crear un producto reconocible, especialmente en sectores como la moda, la decoración o la papelería, donde las tendencias se contagian con rapidez, y puede ayudar a esclarecer aquellas dudas que recurrentemente nos plantean clientes respecto de qué puede hacer si un competidor imita su estilo, o bien, hasta dónde puede llegar quien se inspira en lo que triunfa.
BREVE SINTESIS DEL SUPUESTO DE HECHO
Mr. Wonderful Comunication S.L. y las sociedades que explotan la cadena Ale-Hop (Clave Denia S.A. y Clave Denia Canarias S.L.) venden productos de regalo decorados con dibujos de objetos a los que se dota de expresión humana, acompañados de mensajes breves.
Esa combinación, sin embargo, no es una invención de Mr. Wonderful, que nació en 2011, sino que bebe de tendencias anteriores, como el movimiento japonés denominado “kawaii”, y la comparten numerosas marcas del sector. De hecho, Ale-Hop ya había utilizado en 2009 y 2010 diseños que mezclaban dibujos y textos.
Ahora bien, según los hechos probados en el caso que acabó resolviendo el Tribunal Supremo, Mr. Wonderful aportó a esa tendencia rasgos propios que permitían al consumidor reconocer sus productos.
Esa personalidad, clave de su éxito, también atrajo imitadores. Un ejemplo de ello lo proporciona la propia sentencia, la cual recoge un comentario en redes sociales que reflejaba cómo percibía el público ambas marcas y que transcribimos a continuación por su claridad: “Y ahora voy al Alehop, que es el Mr. Wonderful de los pobres”.
El 8 de marzo de 2021, Mr. Wonderful demandó a Ale-Hop. Le atribuía una imitación desleal de su estilo y, subsidiariamente, actos de confusión, de explotación de la reputación ajena y contrarios a la buena fe, conductas previstas en los artículos 11, 6, 12 y 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Pedía, entre otras medidas, el cese de la conducta, la retirada y destrucción de los productos y una indemnización.
Cabe decir que, en ese caso, aunque Mr. Wonderful era titular de diseños industriales registrados, también en España, parece que no los invocó, planteando el pleito únicamente desde el prisma de la competencia desleal.
SOBRE LOS FALLOS RECIBIDOS EN PRIMERA INSTANCIA Y LA AUDIENCIA PROVINCIAL
En primera instancia el Juzgado Mercantil nº 5 de Valencia desestimó la demanda en su sentencia nº 27/2022, de 20 de enero, aunque no impuso las costas por apreciar serias dudas de derecho.
A su juicio, utilizar elementos parecidos no es reprochable cuando esos elementos son tendencia en el mercado y están en el dominio público. En otras palabras, el Juzgado no apreció un “estilo Mr. Wonderful” con singularidad suficiente para merecer protección y restó valor a la encuesta de consumidores aportada por la actora, por entender que sobrerrepresentaba a un perfil concreto de población.
Igualmente, el Juez de lo Mercantil descartó los demás ilícitos y, en particular, la confusión prevista en el artículo 6 LCD, el cual se refiere a signos distintivos y formas de presentación y no a los productos en sí.
Por su parte, la Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Valencia confirmó el fallo en su sentencia nº 911/2022, de 8 de noviembre, pero con un giro relevante. Sí reconoció la singularidad de los diseños de Mr. Wonderful y apreció coincidencias de elementos gráficos y de mensajes que revelaban una aproximación o imitación por parte de Ale-Hop.
Ahora bien, para la Audiencia la imitación, por sí sola, no basta para que exista competencia desleal. Siguiendo la doctrina del Supremo (con cita a la sentencia nº 451/2021, de 25 de junio), concluyó que el riesgo de que el consumidor relacionara ambas empresas quedaba neutralizado en el momento de la compra, en tanto que las tiendas de Ale-Hop son inconfundibles (amplios escaparates, productos dispuestos por series, rotulación propia y la vaca a la puerta) y sus productos llevan su marca, sin parecido alguno con la de Mr. Wonderful.
Tampoco apreció un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno ni una imitación sistemática.
SOBRE EL RECURSO DE CASACION Y LAS CONCLUSIONES ALCANZADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO
Mr. Wonderful interpuso recurso extraordinario por infracción procesal por cuatro motivos y recurso de casación por ocho motivos y pidió que se planteara una cuestión prejudicial, es decir, una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, el Supremo desestimó íntegramente los dos recursos y condenó a Mr. Wonderful al pago de las costas, con pérdida de los depósitos constituidos para recurrir. Igualmente rechazó plantear la cuestión prejudicial, en tanto que entendió que se refería a las prácticas comerciales engañosas reguladas en la Directiva 2005/29/CE, ajenas a un pleito sobre imitación.
El recurso procesal fracasó por razones que todo litigante debería conocer. Mr. Wonderful denunciaba errores en la valoración de la prueba, pero el Supremo recordó que esta vía solo permite corregir errores de hecho patentes e inmediatamente verificables. Lo que la recurrente discutía, en realidad, eran las conclusiones jurídicas extraídas de los hechos, materia propia de la casación. Tampoco apreció incongruencia, es decir, que la Audiencia hubiera dejado sin respuesta lo planteado sobre el aprovechamiento de la reputación ajena, recordando también que una sentencia que desestima íntegramente lo pedido no incurre, por regla general, en ese defecto.
En cuanto al fondo, el Supremo partió del artículo 11 de la LCD. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas (productos, servicios, ideas de negocio) es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva, como una patente, una marca o un diseño registrado.
Dicho artículo parte de lo que se conoce como el principio de libre imitabilidad. El preámbulo de la LCD ya pone de manifesto que el legislador quiso evitar que prácticas simplemente incómodas para los competidores se calificaran, solo por ello, de desleales en tanto que, si toda copia estuviera prohibida, quien llega primero obtendría un monopolio que el ordenamiento solo concede, con requisitos y plazos, a través de la propiedad industrial e intelectual.
En este contexto, la sentencia califica de “elocuente” que Mr. Wonderful no invocara el derecho exclusivo que le conferían sus propios diseños registrados de conformidad con lo que dispone el artículo 45 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
Asimismo, recordó que la competencia desleal complementa a la propiedad industrial, pero no puede servir para crear monopolios que esta no reconoce. Y es que, fuera de los derechos de exclusiva, la imitación solo es desleal en tres supuestos:
(i) si genera riesgo de asociación,
(ii) si comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno (artículo 11.2 LCD)
(iii) si es sistemática y busca impedir que un competidor se afirme en el mercado (artículo 11.3 LCD).
¿POR QUÉ NO HUBO RIESGO DE ASOCIACION EN ESTE CASO?
Hay riesgo de asociación cuando la imitación puede llevar al consumidor a pensar que dos productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas. Para que exista, el producto imitado debe tener singularidad competitiva, o lo que es lo mismo, que tenga rasgos propios, superiores a la media, que permitan reconocer su origen. Es un concepto de origen alemán que el Supremo describe como la “clave de bóveda” de la protección contra la imitación desleal. Y aquí da la razón a Mr. Wonderful reconociendo que sus creaciones la tienen.
Sin embargo, aclara que eso no basta. Los competidores pueden aproximarse a esas creaciones, e incluso reproducirlas, si adoptan las medidas necesarias para eliminar el riesgo de asociación. Esto es lo que el Tribunal Supremo llama carga de diferenciación, estimando que Ale-Hop la cumplió.
Valorado el conjunto desde la perspectiva del consumidor medio, el Tribunal Supremo estimó que sus tiendas eran perfectamente reconocibles, así como que la estampa de su propia marca en los productos impedía que el comprador dudara del origen de lo que adquiría.
Tampoco prosperaron los argumentos de que el consumidor podía tomar esos productos por una de las frecuentes colaboraciones de Mr. Wonderful con otras marcas, o de que en artículos baratos y de compra impulsiva la imagen pesa más que la marca.
¿POR QUÉ NO HUBO APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL ESFUERZO AJENO?
Toda imitación aprovecha, en alguna medida, el trabajo de otro. Si eso bastara, la libre imitación quedaría vacía de contenido. Por ello, el Tribunal Supremo, con cita a las STS nº 254/2017, de 26 de abril, y 306/2017, de 17 de mayo, recuerda que la jurisprudencia imperante sobre la materia exige un ahorro de costes significativo, superior a lo admisible para el buen funcionamiento del mercado y no justificado.
Ahora bien, en este caso la sentencia precisa que los costes relevantes son los de creación del producto, como el diseño, su desarrollo o las pruebas previas, y no tanto los de fabricación o comercialización, que el imitador también soporta.
Por lo que parece, el problema de Mr. Wonderful fue de prueba, pues la Sala entendió que no acreditó, ni mucho menos cuantificó, cuánto le costó crear los diseños en litigio. Solo constaba la referencia genérica de un testigo a los grupos de consumidores con los que la empresa validaba sus productos.
¿POR QUÉ NO HUBO IMITACION SISTEMATICA?
El artículo 11.3 LCD exige una imitación sistemática, dirigida a impedir u obstaculizar que el competidor se afirme en el mercado y que exceda de lo que sería una respuesta natural de este.
En este caso, Mr. Wonderful alegó que Ale-Hop había imitado al menos 110 productos, pero esa cifra no figuraba entre los hechos probados. Además, no indicó sobre qué total de productos debía medirse, en qué periodo se produjeron las imitaciones ni con qué rapidez seguían a sus lanzamientos. Sin esos datos, la Sala entendió que no cabía hablar de sistematicidad.
Además, Mr Wonderful tampoco probó que existiera una finalidad de obstaculizar. Al contrario, se entendió acreditado que Ale-Hop ya usaba diseños de este tipo antes de que Mr. Wonderful existiera, así como el hecho de que muchas otras marcas ya vendían y venden productos análogos.
IMPLICACIONES PRACTICAS PARA LAS EMPRESAS
A nuestro juicio la sentencia ofrece criterios claros que conviene tener presentes tanto si su empresa crea productos como si compite con ellos.
Por un lado, si su empresa crea y diseña productos:
- Es recomendable que registre lo que quiera proteger. El diseño registrado confiere un derecho exclusivo (artículo 45 de la Ley 20/2003) frente a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente (artículo 47) sin necesidad de probar riesgo de asociación, y puede mantenerse hasta veinticinco años (artículo 43). El registro puede impugnarse, pero sitúa el debate en un terreno mucho más favorable.
- Es recomendable que tenga en cuenta que un diseño divulgado por su autor puede registrarse dentro de los doce meses siguientes (artículo 10 Ley 20/2003), lo que permite probarlo antes en el mercado, y una sola solicitud puede agrupar hasta cincuenta diseños, con ciertas condiciones. Además, aun sin registro, el Derecho de la Unión Europea protege frente a las copias, durante tres años desde su primera divulgación en la Unión, el diseño que reúna los requisitos legales.
- Es recomendable que conserve el rastro del proceso creativo y de su coste (horas de diseño, prototipos, pruebas de mercado), encargue encuestas con muestras representativas y, si sospecha una copia sistemática, reconstruya la cronología, tendiendo en cuenta sobre qué productos, sobre qué total, en qué periodo y con que rapidez.
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Ante cualquier alerta, que actúe con rapidez, pues las acciones de competencia desleal prescriben al año desde que pudieron ejercitarse y se conoció al autor del acto y, en todo caso, a los tres años desde que cesó la conducta (artículo 35 LCD). Antes de demandar pueden pedirse al juez diligencias preliminares.
Por otro lado, si su empresa compite con productos inspirados en tendencias, debe tener en cuenta que los estilos no tienen dueño, pero conviene asumir la carga de diferenciación (marca propia bien visible, presentación distinta y ningún guiño que sugiera una colaboración con el creador original), consultar antes los registros de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, y no convertir la inspiración en una estrategia de copia sistemática e inmediata de los lanzamientos de un competidor concreto.
Y, sobre todo, no conviene extraer conclusiones automáticas. El resultado de este caso se apoyó en que Ale-Hop vendía en tiendas propias muy reconocibles y con su marca en cada producto. Ahora bien, quien comercialice en tiendas multimarca o en plataformas en línea, donde esa diferenciación se diluye, debe tener presente que ello podría entrañar más dificultades para neutralizar el riesgo de asociación. Por ello, cada caso exige un análisis propio.
CONCLUSIONES
La principal conclusión de la STS nº 1408/2026 es que tener un estilo reconocible no equivale a tener un monopolio sobre él. En sectores donde el diseño, la estética y las tendencias influyen directamente en las ventas, el hecho de que un competidor se inspire en productos de éxito, o incluso los imite, no constituye por sí solo competencia desleal.
Para obtener protección frente a esas conductas, no basta con demostrar que existe una semejanza, sino que será necesario acreditar que concurren circunstancias adicionales, como el riesgo de que el consumidor confunda el origen de los productos, un aprovechamiento indebido del esfuerzo o de la reputación ajenos, o una estrategia de imitación sistemática dirigida a obstaculizar a un competidor.
La sentencia también recuerda que la protección más sólida frente a las copias pasa por anticiparse y utilizar adecuadamente los instrumentos de propiedad industrial, en particular el registro de los diseños, en lugar de confiar exclusivamente en las normas de competencia desleal.
Desde una perspectiva empresarial, el mensaje que ofrece esta sentencia es doble.
- Para las empresas que invierten en crear productos diferenciados, diseñar no es suficiente. También hay que proteger, documentar y poder demostrar. Registrar los diseños cuando proceda, conservar evidencias del proceso creativo y de sus costes, y actuar con rapidez ante posibles imitaciones puede resultar decisivo.
- Para quienes compiten inspirándose en tendencias del mercado, la resolución confirma que existe margen para innovar a partir de lo que funciona, pero exige hacerlo sin generar confusión, aprovecharse indebidamente del esfuerzo ajeno ni convertir la copia en una estrategia de mercado.
En definitiva, la frontera no está entre parecerse o no a un competidor, sino entre competir legítimamente y hacerlo mediante conductas que el ordenamiento considera desleales.
La clave para cualquier empresa es, por tanto, encontrar el equilibrio entre proteger el valor de sus propias creaciones y respetar la libertad de los demás para competir.
En Giménez-Salinas Abogados contamos con amplia experiencia en competencia desleal y propiedad industrial, y podemos ayudarle a diseñar la mejor estrategia para proteger sus creaciones o defender su actividad comercial.
El presente artículo es meramente divulgativo y no constituye asesoramiento jurídico. Para más información: info@gimenez-salinas.es