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Las marcas son signos distintivos que forman parte del activo intangible de la empresa y tienen la finalidad de distinguir los productos y servicios de una empresa de los de las otras.

Las marcas como activo pueden formar parte del tráfico económico y en virtud del principio de libertad de cesión pueden ser objeto de transmisión o cesión por separado de la propia empresa y sus productos y servicios, pudiendo las partes determinar las condiciones y términos que regirán el uso de la marca.

No obstante, en la regulación marcaria existe una presunción consistente en que, en caso de transmisión de una actividad empresarial como un todo, se entenderán incluidas las marcas de la empresa. Nos referimos al supuesto especial de transmisión de la titularidad de las marcas previsto en el artículo 47 de la Ley de Marcas.

Entendemos como norma general que la titularidad de la marca pertenece a aquella persona física o jurídica que haya registrado la marca (art. 2.1 LM). A pesar de ello la propia Ley de Marcas prevé una excepción a esta norma general en el artículo 47.1 LM, que establece que:

“la transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa”.

Es decir que, se presume que por la venta de la empresa se transmite también la marca, si la marca no se excluye expresamente de la venta.

El apartado segundo del art. 20 del Reglamento de Marca Comunitaria regula el asunto de forma similar:

“La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca de la Unión, a no ser que, con arreglo a la legislación aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.”

En la práctica se pueden suscitar problemas cuando en una compraventa de una empresa, negocio o unidad productiva no se establece nada expresamente con respecto a las marcas de la misma, y el vendedor reivindica la marca como suya diferenciándola de la empresa, ya sea porque estaba inscrita a su nombre, ya sea porque se compra una unidad productiva que, como tal, no es formalmente la titular registral de la marca.

Según el régimen marcario, en estos supuestos se entiende que la marca se debe entender transmitida a favor del adquirente como parte inherente del negocio adquirido en su totalidad.

Esto que parece claro y sencillo, en la práctica puede estar lleno de claroscuros. A efectos de dar luz sobre este tema veamos como han interpretado el precepto los tribunales.

La jurisprudencia ha establecido:

“la presunción de que la transmisión de la empresa en su totalidad implica la cesión de sus marcas y, por tanto, que en el caso de silencio u omisión sobre contenidos activos en el negocio jurídico del traspaso de empresa, ampara iuris tantum una hermenéutica favorable al adquirente de la misma a salvo que haya acuerdo en contrario” (FJ 2º, SAP Alicante nº 1254/2020, 23 de noviembre).

En este caso se habla de marca-s en plural, y no de marca en singular, como indica el precepto, y he aquí la primera duda. ¿Debemos interpretar restrictivamente el precepto restrictivamente y circunscribirlo a la marca de empresa, o cabe ampliar su objeto a las marcas de producto o servicio?

En el caso de que en el contrato de compraventa se omita cualquier referencia a las marcas, debemos entender que las mismas se transmiten al comprador juntamente con el resto de la empresa. Parece que debe entenderse que la marca se transmitirá siempre y cuando se transmita la totalidad de la empresa.

Aquí nos topamos con otra duda interpretativa sobre el concepto de “empresa” del precepto. Parece que el término empresa que utiliza el precepto se ha de entender más como negocio, que como sociedad.

La misma Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante entiende comprendido en el concepto de “transmisión de empresa” una “venta de una unidad productiva”:

“tratándose como se trata de la venta de una unidad productiva para la cual el legislador ha venido a introducir en la legislación marcaria una presunción de cesión de las marcas a favor del adquirente en la consideración de que el signo distintivo es un activo que no solo conforma un mero valor empresarial sino que guarda una especial relación funcional que guarda con el objeto de la compra en tanto que dicho activo puede ser imprescindible para mantener el fin productivo que es propio de la empresa”(FJ 3º, SAP Alicante nº 1254/2020, 23 de noviembre).

En otras palabras, se conecta la venta de la empresa como negocio con la transmisión de la marca por la funcionalidad que tiene este activo en el marco empresarial, y como elemento necesario e imprescindible para la productividad de la empresa.

Otro ejemplo de conflicto relacionado con la transmisión de una rama de negocio es el supuesto de hecho resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 63/2013, de 11 de febrero.

Se presenta un conflicto derivado de las desavenencias de un negocio familiar con dos líneas de actividad, la de restauración (frankfurts) y la de fabricación y distribución de productos cárnicos (solo en parte, para servir a los frankfurts), conformado por cinco sociedades en total.

En dos de ellas el padre era administrador único y socio. Posteriormente padre e hijo constituyen tres sociedades, en las que el padre es administrador único y socio, y el hijo es socio. Además, el padre posee siete locales de restauración que aporta a las sociedades en el momento de su constitución y es el titular registral de algunas de las marcas que se utilizan en el negocio de restauración, mientras que la titularidad de las marcas del negocio de fabricación y distribución pertenecen a alguna de las sociedades.

Pasado un tiempo el padre decide transmitir la rama dl negocio de restauración a su hijo. A través de una donación y venta el hijo adquiere del padre todas las participaciones de dos sociedades. A través de una donación modal adquiere uno de los locales y a través de una compraventa adquiere de su hermana otro de los locales. De tal forma que del resultado de estas tres transmisiones el hijo adquiere la totalidad de las participaciones de dos de las sociedades, seis establecimientos del negocio y uno más que lo adquiere de su hermana, aunque fuera explotado por su padre. Además, también pasa a ser el administrador único de todas las sociedades del negocio.

Deterioradas las relaciones entre los familiares, el hijo se ve obligado a cesar de sus cargos de administrador único de varias de las sociedades del negocio, salvo de las dos en las que es el único socio, al tiempo que su hermana pasa a ser la administradora de una de las sociedades en las que había cesado de su cargo de administrador.

La cuestión del litigio gira en torno a si la transmisión del negocio al hijo, implicaba también la transmisión de las marcas del negocio de restauración, es decir, aquellas que eran titularidad del padre, o no.

La Audiencia Provincial de Barcelona, de acuerdo con la sentencia de instancia, declara que “con la transmisión del negocio se transmitió también la titularidad de los signos distintivos, por lo que, acogiendo la pretensión de los demandados reconvinientes declara que la marca (…) y el rótulo del establecimiento (…) pertenecen en propiedad [al hijo]” (FJ 3º, SAP Barcelona nº 63/2013, de 11 de febrero).

Sigue argumentando la misma sentencia que los contratos de transmisión del negocio suscritos entre padre e hijo “responden a una misma concepción, esquema y causa fundamental, cual fue transmitir el negocio de explotación de los locales de restauración (…) y que la suma abonada por [el hijo] en contraprestación (…) comprende el precio de compraventa (…) – solo se explica si la transmisión también incluye los signos distintivos, que forman parte del fondo de comercio; y que, por ello, a pesar de no figurar en los inventarios y balances, ha de entrar en juego la presunción contenida en el artículo 47 de la Ley de Marcas” (FJ 5º, SAP Barcelona nº 63/2013, de 11 de febrero).

Además, reconoce la Audiencia Provincial de Barcelona que, aunque la transmisión se hubiera hecho en tres escrituras públicas, estas no pueden considerarse de forma aislada, sino como parte de un negocio de venta de empresa. El hijo adquiere todos los locales destinados a la restauración, reconociendo que se trata de un único negocio que pertenece a una “misma cadena”, y además que “el elemento decisivo que acredita que la venta del negocio de restauración comprendió todos los elementos, también sus marcas, es la contraprestación dada por el adquirente (…)” (FJ 5º, SAP Barcelona nº 63/2013, de 11 de febrero).

A raíz de lo anteriormente dicho, una de las cuestiones que se suscita con la presunción del artículo 47.1, es qué sucede a nivel registral, pues si recordamos, el titular de la marca será aquel que la haya registrado o aquel que figure como titular en el registro.

La Audiencia Provincial de Barcelona se pronunció al respecto determinando que por la transmisión de una sociedad “se adquiere también la propiedad de los signos distintivos, como indica la sentencia de instancia, aunque la transmisión no acceda a los registros públicos” (FJ 5º, SAP Barcelona nº 63/2013, de 11 de febrero).

A la luz de lo establecido en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, entendemos pues que en el caso de que se transmita la empresa y no se establezca nada con respecto a la marca, esta será transmitida al comprador y, por tanto, el cambio de titularidad de la marca deberá reflejarse a posteriori en el registro de marcas, según los términos del art. 47.1 LM. Cuestión distinta es si el registro procederá a la transmisión de oficio o se deberá instar previamente un procedimiento declarativo y presentar el oportuno testimonio de sentencia firme. A priori parece más plausible la segunda opción.

Otro de los posibles conflictos es cuando una empresa utiliza una marca registrada a título particular de una persona vinculada a dicha empresa. En este caso cabe hacer referencia a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de enero de 2013.

Esta sentencia resuelve un conflicto en el que la demandante, el demandado y la esposa del demandado, se dedicaban de forma independiente como personas físicas y como autónomos a la prestación de servicios de mantenimiento y transporte. Pasado el tiempo estas tres personas deciden asociarse, poniendo en común sus respectivos negocios y actuar en el tráfico económico bajo el nombre comercial “SUMA EUROPEA DE SERVICIOS”, y utilizando esta misma denominación para distinguir sus servicios. Dicha marca estaba registrada a nombre de la demandante como persona física.

Posteriormente la demandante y la esposa del demandado decidieron constituir una sociedad de responsabilidad limitada con la denominación “SUMA EUROPEA DE SERVICIOS S.L.”, aportando cada una de ellas la mitad del capital social, a pesar de ello y sin esclarecerse el motivo, la demandante aparecía como titular del 100% del capital social.”

A los dos años de haber constituido la sociedad, el demandante a través de una permuta transmitió al demandado la totalidad de las participaciones de la entidad “SUMA EUROPEA DE SERVICIOS, S.L.” a cambio de tres vehículos del demandado.

Una vez transmitida la sociedad, el demandado siguió prestando los servicios bajo el signo distintivo de “SUMA EUROPEA DE SERVICIOS”, y el demandante interpuso demanda en la que solicitaba que se reconociera que la marca “SUMA DE SERVICIOS EUROPEA” le pertenecía y que, por lo tanto, el demandado estaba haciendo un uso indebido de ella.

Este supuesto lo resolvió la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 10/2013, de 18 de enero, estableciendo que la marca también se había transferido al haberse transmitido la totalidad de las participaciones a favor del demandado.

La Audiencia Provincial de Madrid justifica la transmisión porque lo que “se deduce de los hechos probados es que el signo distintivo discutido es una creación de la demandante y de la esposa del demandado para distinguir la empresa y los servicios que prestaban cuando decidieron asociarse poniendo en común sus respectivos negocios que hasta entonces explotaban personalmente como autónomas, registrando aquella la marca  a su exclusivo nombre en fraude de los derechos de su socia y que, a la vista de la actuación de los interesados, cabía considerar que al constituir la sociedad limitada el signo se aportó tácitamente a la sociedad (sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1987), en tanto que la nueva sociedad limitada no solo recibe esa denominación como razón social sino que además giraba en el tráfico económico bajo tal nombre comercial identificando los servicios que prestaba con dicha marca y, en consecuencia, la marca y nombre comercial son realmente titularidad de la sociedad “SUMA EUROPEA DE SERVICIOS, S.L.” desde su misma constitución y no de la demandante” (FJ 4º, SAP Madrid nº 10/2013, de 18 de enero).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1987 citada en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, resuelve un supuesto similar, en el que la sociedad “ADA, Ayuda al Automovilista” interpone demanda y solicitando que se le reconozca la titularidad de unas determinadas marcas registradas a favor del demandado, así como también que se condene al demandado a abstenerse de seguir empleando dichas marcas.

El demandado había constituido la sociedad “ADA, Ayuda al Automovilista, S.A.” y además, anteriormente a la constitución de la sociedad, había registrado a su nombre determinadas marcas que contenían la denominación “ADA, Ayuda al Automovilista”. Unos años después de la constitución de “ADA, Ayuda al Automovilista” el demandado vendió la totalidad de las acciones a un tercero y el demandado obtiene el cargo de titular de la Delegación de Madrid. Una vez vendida la sociedad, la actora solicita el registro de las marcas. El registro denegó el registro de las marcas en tanto que aquellas mismas marcas pertenecían al demandado.

Posteriormente, el demandado vende la Delegación de “ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.” de la provincia de Madrid, por lo que la utilización de dichos signos distintivos que hasta ese momento hubiera podido realizar amparándose en su calidad de Delegado de la provincia de Madrid de la empresa titular de las mismas, carece, a partir de ese momento de ese título derivativo. A pesar de ello, el demandado siguió utilizando los signos distintivos con la denominación     “ADA, Ayuda al Automovilista”.

El Tribunal Supremo resuelve este caso aceptando que con la venta de las participaciones, también se transmitieran las marcas de las que el demandado era el titular porque a pesar de que en “la escritura de constitución de la sociedad no se hiciese constar expresamente la aportación de las marcas y el rótulo, pues el demandado no era más que el titular formal de ellas perteneciendo el dominio a dicha entidad ”  (FJ 2º, STS de 2 de noviembre de 1987)

Por lo tanto, a la vista de estas últimas resoluciones, el hecho de que una persona física sea titular de una marca y que esta marca esté vinculada a la productividad y al tráfico económico en torno al cual la sociedad desarrolle su actividad, no impide que opere la presunción del artículo 47 LM, de modo que la transmisión de una sociedad, que venía utilizando una marca registrada a favor de una persona vinculada a la sociedad, implicará también la transmisión de dicha marca. La transmisión de la marca a favor del adquirente supone la continuidad de la actividad económica y la posibilidad de seguir distinguiendo aquellos productos o servicios de la sociedad.

No obstante todo lo anterior, es altamente recomendable que antes de comprar una empresa, negocio o unidad productiva se realice una revisión exhaustiva de los activos tangibles e intangibles de la misma y su situación jurídica, entre los que estarán los activos de propiedad industrial como las marcas, comprobando que éstos están debidamente inscritos a nombre de la sociedad que se adquiere – y no de terceros -, que protegen adecuadamente la actividad del negocio y/o sus productos y servicios, la existencia de acuerdos de licencia, que no existen infracciones de terceros o impugnaciones sobre la validez de los mismos, y que se transmiten adecuadamente con el negocio.