Fruto de los litigios que se empezaron a plantear hace unos años por el uso de las marcas ajenas como “Adwords” en “Google” y otros buscadores, son diversos los pronunciamientos a los que han llegado las Audiencias Provinciales sobre el tema, así como el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 11 de febrero de 2016.

Uso de marcas ajenas como “keywords” en publicidad digital

Desde hace unos años, el Tribunal de Justica de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el uso de las marcas registradas como “keywords” o “Adwords” en buscadores de internet. Ejemplos de ello son los casos “C-324/09, L’Oréal SA vs. eBay International AG” o “C-323/09, Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc”. En dichas sentencias, se establecía que, como norma general, el uso de las marcas ajenas como “Adwords” supone una contravención al Reglamento nº 40/94, y por tanto, una lesión del “ius prohibendi” o derecho de exclusiva del legítimo titular.

No obstante, también establecía que sí es posible hacer uso de los “keywords” cuando no se menoscabe ninguna de las funciones de la marca, esto es, la función principal indicadora del origen de los productos y servicios distinguidos por la marca, y las funciones complementarias de publicidad y de inversión.

En referencia a la función de indicación del origen, el TJUE entendía que ésta quedaba menoscabada cuando un consumidor razonablemente informado no es capaz de distinguir si los productos o servicios comercializados a partir de la palabra utilizada como “keyword” proceden del titular de la marca, de una empresa vinculada a ésta o de un tercero ajeno a toda relación.

En los asuntos acumulados “C–236/08 a C–238/08″ del TJUE, “Google France SARL, Google Inc. vs serveral”, se expone que como regla general, dicha confusión se produce si un consumidor que utiliza la palabra clave en un buscador ve los términos de la marca competidora en el anuncio al que es redirigido.

Función de publicidad a través de keywords relacionadas con marcas ajenas: Elemento de promoción o estrategia comercial

De esta forma, cuando el uso de la marca ajena puede provocar un menoscabo en la utilización de la marca por parte del propio titular para fines publicitarios, podríamos hablar de vulneración de esta función propiamente. No obstante, como ya declaró el TJEU en sus sentencias de “Interflora” y “Google France y Google”, la función publicitaria no puede verse siempre vulnerada en el contexto de los “Adwords”, ya que en ocasiones simplemente se está obligando al titular de la marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores, actuación compatible con las prácticas inherentes a la competencia.

En lo que se refiere a la función de inversión, el TJUE ha entendido que la infracción sólo se produce si se impide al titular de la marca emplearla para adquirir o conservar una reputación suficiente, a fin y efecto de atraer a otros usuarios y ganarse una clientela fiel.

De esta forma, se entiende que un competidor no puede oponerse al uso de su marca por terceros, pese a que se comercialicen productos o servicios idénticos, si se respeta el carácter distintivo de la marca y únicamente se obliga al titular a adaptar sus esfuerzos para preservar su reputación.

Una vez expuestos estos parámetros, es necesario hacer mención sobre lo que sucede con las marcas de renombre. Básicamente, el TJUE señala que los “Adwords” pueden conllevar infracción del Reglamento nº 40/94 cuando se den situaciones de “parasitismo“, “dilución” o “difuminación“. En concreto, se dan dichas circunstancias cuando un competidor se aprovecha de la reputación ajena, o consigue menoscabar el carácter distintivo o notorio de la marca mediante el uso de la publicidad.

 

Sentencias por el uso de Keywords como marca ajena para fines publicitarios

Dichos requisitos establecidos por el TJUE han sido adoptados por nuestros tribunales en sus sentencias más recientes.

Uno de los ejemplos es la sentencia nº 196/2013, de 31 de octubre de 2013, del Juzgado de lo Mercantil de Alicante y de Marca Comunitaria Nº 1, por la cual se enjuicia el uso de la marca “Onora” por parte de “CITILIFT, S.A.”; ambas empresas se dedican a la venta y mantenimiento de ascensores. En dicho caso, se llegó a la conclusión de que no existía vínculo económico entre el producto promocionado y la marca ajena, dado que ésta no aparecía en los anuncios publicados. Tampoco se entendió que el anuncio fuera tan impreciso como para impedir saber si el producto tenía alguna vinculación con la marca utilizada, ya que es habitual que aparezcan referencias a productos o servicios alternativos a la marca en cuestión y porque el propio anuncio recalcaba que se ofrecía un “servicio multimarca”.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia nº 67/2014, estimó parcialmente la demanda interpuesta por “ONORA S. COOP”, entendiendo que existía cierto parasitismo por parte de “CITILIFT, S.A.”, al constituir “Onora” una marca de renombre. Sus argumentos se basan únicamente en que se hizo uso de la marca ajena como “Adwords” y que dicha conducta podría haberse evitado haciendo uso de otras palabras clave.

Otro ejemplo es la sentencia nº 129/2012 de la Audiencia Provincial de Granada, sección 3ª, de 16 de marzo de 2012, la cual tuvo en consideración únicamente la función indicadora de origen para la resolución del caso. El tribunal tuvo en cuenta el anuncio al que era redirigido sin llegar a apreciar confusión por sí solo pese a no dar ningún argumento concreto al respecto.

Por último, cabe referirse a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 11 de febrero de 2016 en el supuesto concreto, MAHERLO IBÉRICA. S.L.” contra “CHARLET S.A.M” por el uso de la marcas “MASALTOS” y “MASALTOS.COM” como “Adwords” en Google, y que va en consonancia con la doctrina del TJUE y las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.

El Juzgado de lo Mercantil de Alicante desestimó la pretensión del titular de la marca por considerar que no se infringía ninguna de las funciones de las marcas en correlación con los criterios establecidos por el TJUE.

El recurso interpuesto frente la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, fue desestimado, ratificando los motivos de la primera instancia y, por último, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación en base a los criterios del TJUE, al no considerar vulnerada la función distintiva porque la marca ajena no aparecía en el texto del anuncio. Es más, en dicha sentencia se hace referencia a las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, de 30 de septiembre de 2013, y de la Audiencia Provincial de Granda, de 14 de marzo de 2014, confirmando que las mismas son concordantes con la interpretación del TJUE, al considerar la existencia de infracción por figurar la marca ajena o bien en el dominio del anuncio o dentro de la misma página web del anuncio.

En base a todo lo expuesto, podemos concluir que nuestros tribunales están siguiendo por lo general la doctrina fijada por Europa en lo que se refiere a la utilización de marcas como “Adwords”, apreciando vulneración del derecho de exclusiva únicamente cuando se haga uso de la marca competidora generando riesgo de confusión y/o asociación, o se busque un claro parasitismo de la marca renombrada. El riesgo de confusión generalmente se producirá cuando la marca, no sólo se utilice como “keyword”, sino además se utilice como elemento del propio nombre de dominio o dentro del texto del anuncio buscando la confusión.

Artículo publicado en Legal Today.

Juan Carlos Giménez-Salinas Framis, Socio Director Bufete Giménez-Salinas SLP